最近，由李越老師所著的《預料不到的技術效果與專利創(chuàng)造性評判（上、下）——從鐵素體系不銹鋼不同審級呈現(xiàn)的不同評判方式說起》引起了業(yè)內(nèi)對預料不到的技術效果的廣泛討論，其中，既有來自代理人的觀點，也有來自法官的觀點，特別是石必勝法官所發(fā)的兩篇文章《預料不到的技術效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素嗎》和《意料不到技術效果是具備創(chuàng)造性的充分條件嗎》，對預料不到的技術效果進行了深刻的討論，筆者之前也拜讀過石必勝法官發(fā)表的其它文章，石必勝法官對歐美專利法有著深入的研究，讀后受益匪淺。但是，對于預料不到的技術效果是否是具備創(chuàng)造性的充分條件，筆者想就這個問題做進一步的探討。 

一、預料不到的技術效果是判斷技術啟示時要考慮的因素嗎？

要弄清這個問題，首先要明確使用預料不到的技術效果判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的具體方法?！秾彶橹改稀分兄赋觯骸鞍l(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化， 超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性?！?。雖然《審查指南》中并未給出用預料不到的技術效果判斷創(chuàng)造性的步驟，但是，從這段話可知，一是該判斷方法中出現(xiàn)了參照物現(xiàn)有技術，二是界定了什么是預料不到的技術效果，三是發(fā)明具有預料不到的技術效果，則發(fā)明的技術方案是非顯而易見的。

據(jù)此，筆者認為，使用預料不到的技術效果判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的具體方法應包含以下三個步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術。這一步和三步法中的第一步完全相同，筆者在此不再贅述。（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征以及基于該區(qū)別特征或該區(qū)別特征結合權利要求的其它特征所能達到的技術效果。如果技術方案相同，必然技術效果也相同，如果發(fā)明具有預料不到的技術效果，發(fā)明必然與現(xiàn)有技術存在區(qū)別。所以，預料不到的技術效果應該是區(qū)別特征帶來的，或者是區(qū)別特征結合權利要求的其它特征帶來的。如果說明書中記載了某種預料不到的技術效果，但是如果產(chǎn)生該技術效果的誘因跟區(qū)別特征無關，那么并不能認為該權利要求具有預料不到的技術效果。（3）衡量該技術效果是否構成了預料不到的技術效果，進而判斷發(fā)明對本領域技術人員而言是否顯而易見?！秾彶橹改稀分袑︻A料不到的技術效果進行了定義，概括起來就是兩點：一是發(fā)明具有預料不到的性質(zhì)，二是發(fā)明的技術效果出乎預料地優(yōu)于現(xiàn)有技術。單純從這兩條就能夠認定發(fā)明具有預料不到的技術效果嗎？筆者認為，還應衡量區(qū)別特征或者區(qū)別特征結合權利要求的其它特征與技術效果之間的可預期性，即構效關系的可預期性，如果對于所屬技術領域的技術人員來說構效關系的可預期性低，且發(fā)明具有預料不到的性質(zhì)或發(fā)明的技術效果出于預料地優(yōu)于最接近的現(xiàn)有技術，那么就應該認定發(fā)明具有預料不到的技術效果，發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，因此發(fā)明具有創(chuàng)造性。

通過上面的分析，可以看出，如果構成權利要求的所有特征之間的組合是顯而易見的組合，那么這種組合所能達到的技術效果也必然在所屬領域的技術人員的合理預期之內(nèi)，如果這種組合取得了預料不到的技術效果，那么顯然這種組合所取得的技術效果超出了所屬領域技術人員的合理預期，也進一步說明所有特征之間的這種組合是非顯而易見的，預料不到的技術效果是判斷非顯而易見性時要考慮的因素，并非判斷技術啟示時要考慮的因素，而區(qū)別特征在現(xiàn)有技術中的功能和作用才是判斷技術啟示是需要考慮的因素。

二、三步法與預料不到的技術效果在評判創(chuàng)造性過程中的關系

判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，最常用的方法就是三步法，確定最接近的現(xiàn)有技術，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題，判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見，三步法的核心就是第三步，通過判斷區(qū)別特征在現(xiàn)有技術中的功能和作用，判斷現(xiàn)有技術整體上是否給出了將區(qū)別特征應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決技術問題的啟示，如果不存在啟示，則發(fā)明是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性?？梢?，三步法只是從技術問題切入，衡量技術方案本身是否顯而易見。

《審查指南》中指出，在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待。即專利創(chuàng)造性判斷應遵守綜合原則，發(fā)明創(chuàng)造并不僅僅只包括技術方案本身，還包括技術問題和技術效果，只要發(fā)明創(chuàng)造中的任何一個部分是非顯而易見的，則發(fā)明都應該具有創(chuàng)造性。例如，認識發(fā)明所要解決的技術問題已經(jīng)超出了本領域技術人員的認知能力，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時，發(fā)明與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的，具有創(chuàng)造性。發(fā)明取得了預料不到的技術效果，對于本領域技術人員而言，如果技術方案本身是顯而易見的，那么該技術方案所能達到的技術效果也應該是在本領域技術人員的預料之內(nèi)，如果該技術方案取得了預料不到的技術效果，那么顯然該技術效果超出了本領域技術人員的合理預期，該技術方案是非顯而易見的?？梢?，非顯而易見性是創(chuàng)造性的充分必要條件，而三步法只是從技術問題入手，判斷技術方案本身是否顯而易見，對于“認識發(fā)明的技術問題對本領域技術人員而言是非顯而易見的”與“發(fā)明取得了預料不到的技術效果，因此發(fā)明是非顯而易見的”這兩種情況，三步法顯然是不適用的。

因此，三步法并不是判斷創(chuàng)造性的唯一標準，也不是普適性標準，三步法僅僅是從技術問題的角度切入，通過判斷現(xiàn)有技術是否給出了技術啟示，判斷發(fā)明是否顯而易見，進而判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，而預料不到的技術效果，是從技術效果的角度切入，判斷發(fā)明是否顯而易見，進而判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。由此可見，三步法與預料不到的技術效果，均為判斷創(chuàng)造性的充分條件，并不存在誰是誰的補充，無論采用哪種方法，只要其中一種方法能夠判斷發(fā)明是非顯而易見的，則發(fā)明都應該具有創(chuàng)造性。

三、預料不到的技術效果是判斷創(chuàng)造性的充分條件嗎？

上面的分析表明，預料不到的技術效果與三步法一樣，都是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的充分條件，那么事實上，還會存在例外嗎？或者說發(fā)明具有預料不到的技術效果，就一定具有創(chuàng)造性嗎？

石必勝法官引述了歐洲和日本的例子，下面我們逐一來談。

歐洲專利局上訴委員會在T 21/81 案中認為，如果相對于現(xiàn)有技術，發(fā)明取得的技術進步是本領域技術人員能夠依照技術啟示進行改進而自然得出，無論是否獲得意外的技術效果，該發(fā)明都不具備創(chuàng)造性。這種情況上面已經(jīng)談論過，筆者認為，通過三步法來判斷現(xiàn)有技術中存在技術啟示，只是從技術問題的角度切入，通過區(qū)別特征在現(xiàn)有技術中的功能和作用來判斷現(xiàn)有技術是否給出技術啟示，而并不考慮區(qū)別特征與權利要求中的其它特征是否存在協(xié)同作用，不考慮區(qū)別特征在現(xiàn)有技術中的效果與在發(fā)明中的效果在量上的區(qū)別，或者說并不考慮這種啟示客觀地所能夠達到的程度（比如區(qū)別特征在發(fā)明中與在對比文件2中的效果均提高了抗壓強度，在對比文件2中的抗壓強度為20Mpa，但是在發(fā)明中的抗壓強度是40Mpa，這個時候，從啟示的角度講，對比文件2是給出了技術啟示，但是三步法并不考慮區(qū)別特征在對比文件2中與在發(fā)明中的抗壓強度在量上的差別），三步法沒有從構效關系上判斷發(fā)明是否顯而易見。

歐洲專利局上訴委員會在T 506/92案中指出，本領域技術人員在現(xiàn)有技術上基礎上沒有付出任何努力而不可避免地取得的預料不到的技術效果并不能支持具備創(chuàng)造性的認定。歐洲專利局上訴委員會還在T 154/87案中認為，預料不到的技術效果并不是創(chuàng)造性的前提條件，必要的條件是確認相關的技術方案不能被本領域技術人員從現(xiàn)有技術中以顯而易見的手段獲得。日本的《專利審查指南》也規(guī)定，無論有無有益的技術效果，如果本領域技術人員容易做出發(fā)明申請，都應當認為其不具有創(chuàng)造性。歐洲和日本的這些觀點和我國《審查指南》中的規(guī)定明顯不同，我國的《審查指南》中規(guī)定，不管發(fā)明者在創(chuàng)立發(fā)明的過程中是歷盡艱辛，還是唾手可得，創(chuàng)立發(fā)明的途經(jīng)不應該影響對該發(fā)明創(chuàng)造性的評價。無論是在現(xiàn)有技術上基礎上沒有付出任何努力而不可避免地取得還是從現(xiàn)有技術中以顯而易見的手段獲得，究竟是應該從發(fā)明本身去判斷其是否具有創(chuàng)造性，還是從發(fā)明獲得的途經(jīng)的難易程度去衡量其是否具有創(chuàng)造性？筆者認為，創(chuàng)立發(fā)明的途經(jīng)并不影響發(fā)明本身的技術進步和價值，創(chuàng)造性是發(fā)明本身的屬性，應該將發(fā)明作為一個整體，從發(fā)明本身去衡量其是否具有創(chuàng)造性，歐洲和日本的這種觀點值得商榷。

四、結語

綜上所述，筆者認為，非顯而易見性是發(fā)明具備創(chuàng)造性的充分必要條件，預料不到的技術效果和三步法是兩種并列的可用于判斷發(fā)明在整體上是否顯而易見的方法，進而得出發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，這兩種方法均是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的充分條件，三步法的核心在于通過判斷是否存在技術啟示進而得出發(fā)明是否顯而易見，預料不到的技術效果并不能用于判斷現(xiàn)有技術是否給出了技術啟示，預料不到的技術效果是從構效關系上判斷該技術方案所取得的技術效果是否顯而易見，進而也得出該技術方案本身是否顯而易見的，用預料不到的技術效果來評述發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，重在判斷發(fā)明對于本領域技術人員而言是否客觀地真實地具有預料不到的技術效果，這一是要判斷區(qū)別特征或者區(qū)別特征結合權利要求的其它特征與技術效果之間的可預期性，即構效關系的可預期性，二是要判斷發(fā)明是否具有預料不到的性質(zhì)或發(fā)明的技術效果出乎預料地優(yōu)于現(xiàn)有技術，這二者缺一不可。